观韬知产观察丨OEM商品贴附被控侵权标识构成商标性使用
作者：李洪江 吕婷
【前言】
涉外定牌加工（OEM，全称：Original Equipment Manufacturer）商标侵权纠纷的定性在我国学界一直以来存在分歧，司法实践中也历经反复，其中，最高院对PRETUL案和HONDA案的裁判具有里程碑意义。“FILA”案支持了近年来我国司法实践对OEM商品贴附被控侵权标识构成商标性使用的主流观点切实维护了当事人的合法权益。
【基本案情】
“FILA”是世界知名运动品牌。2008年，新加坡满景公司受让取得“FILA”系列商标在中国大陆地区的专用权，并授权原告福建斐乐公司以独占方式使用。多年来，福建斐乐公司持续将“FILA”系列注册商标广泛用于其生产、销售的服装及鞋类商品上，并积极投入各种商业宣传及推广活动，使该品牌在国内外均具有较高市场知名度。涉案商标均在有效期内且权利状态稳定，其中第163332号“
”、第163333号“
”注册商标经国家知识产权局商标局认定为驰名商标。
2021年10月8日，拱北海关发出拱关知通字〔2021〕197号通知书，海关查获被告湖南家辉公司于2021年9月30日即将出口的男装长裤1985条，经查验，实际货物使用了商标标识“
”。海关于2021年10月12日对上述涉案产品予以扣留。一审法院认为，被告的加工生产行为属涉外定牌加工行为，构成商标性使用，侵害了原告的注册商标专用权，判决被告立即停止对原告涉案商标专用权的侵害，并赔偿原告经济损失20万元[1]。被告不服，提起上诉。
二审法院经审理认为，上诉人所加工产品全部销往中国台湾地区，其在中国大陆境内贴附被诉侵权标识的行为系委托方与受托加工方之间的内部使用，不构成商标性使用；上诉人对外加工产品，尽到了必要的审查注意义务；被上诉人享有的注册商标专用权仅限于中国大陆境内，无权排斥上诉人在对外贴牌加工中使用被诉侵权标识的行为。故二审法院判决：撤销一审判决，驳回斐乐公司的诉讼请求[2]。被上诉人不服，申请再审。广东省高院作出（2023）粤民申13746号民事裁定，提审本案。
再审法院认为，被申请人在其加工商品上贴附被控侵权标识的行为构成商标性使用，侵害了再审申请人的注册商标专用权；商标具有地域性，案外人的商标仅在中国台湾地区注册，在中国大陆并无商标权益，被申请人作为同业经营者其不侵权抗辩不能成立 [3]。
【法院观点】
本案争议焦点为：家辉公司在其加工商品上贴附被控侵权标识的行为能否认定为商标法意义上的商标性使用。
商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。据此，判断是否构成商标法意义上的商标性使用，应主要审查使用者的目的是否为识别商品或服务的来源。能否产生让相关公众识别商品或服务来源的实际效果，亦属于考量因素。商标使用行为是一种客观行为，通常包括诸多环节，如生产环节的物理贴附、流通环节的市场销售等，在生产制造或加工的产品上将商标标识予以物理贴附，只要该标识具备区别商品来源的可能性，能够发挥区别商品来源的作用，就应当认定该使用属于商标法所规定的“商标的使用”。本案中，家辉公司作为代工者，将被控侵权标识贴附在其加工的服装上，明显具有识别商品来源的目的，该标识亦能发挥识别商品来源的实际效果，符合商标法关于“商标的使用”的法定构成要件，应认定为商标使用行为。须指出，贴附商标系客观行为，商标发挥识别作用是客观结果，而行为人系履行涉外定牌加工合同义务，仅属贴附商标行为的原因，本身不会对商标使用行为的定性造成影响。此外，随着电子商务和互联网的发展，即使被控侵权商品为出口商品，亦存在回流国内的可能。综上，二审法院以被控侵权商品未进入中国大陆市场流通销售、被控侵权标识在中国大陆市场不具有识别商品来源功能为由认定家辉公司贴附商标的行为不属于商标使用行为，确有不妥，再审法院予以纠正。
【观韬点评】
习总书记近期提出“新质生产力”概念，国家强化知识产权创造、保护、运用的力度日益加大，再次迈向新高度。本案同样从各方位体现了我国对知识产权保护的力度和决心。首先，拱北海关依据《知识产权海关保护条例》第十六条的规定，对即将出口的货物有侵犯备案知识产权嫌疑的，依职权主动通知相关知产权利人，并在权利人提供担保后，立即扣留涉案OEM商品，为权利人维权争取有利时机，将其经济损失降至最低。
在商标法层面，OEM商品贴附被控侵权标识的行为是否构成对在境内注册的商标权利的侵害，关键点之一是看该行为是否构成商标性使用。我国司法实践对该行为的认定历经从早前的同案不同判，到2015年最高院PRETUL案引导认定不构成商标性使用，再到2019年最高院HONDA案推倒重来认定构成商标使用行为，观点日趋严谨、成熟、稳定。
PRETUL案中，最高院认为，国内代工企业受墨西哥注册商标权利人委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，在中国境内仅属物理贴附行为，为在其享有商标专用权的墨西哥国范围内使用其商标提供了必要的技术性条件。该批挂锁并不在中国市场上销售，即该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国相关公众将贴附该标识的商品与中国境内注册商标“PRETUL”的权利人生产的商品二者来源产生混淆或误认的可能性。该行为不构成商标性使用[4]。
而HONDA案中，最高院进一步研究认为，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。同时，依据《最高院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。HONDA案被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性[5]。
此后，我国多数法院均采用了HONDA案的裁判观点，即OEM商品贴附商标的行为构成商标性使用。本案也不例外。如果说海关是此类案件的最后一道实体防线，那么对远远尚未运出加工车间的商品进行标识物理贴附可谓是需要设立第一道防线的初始阶段。若该阶段不能排除代工企业的恶意或过失，则该阶段的涉案行为已构成对商标识别性的破坏，遑论后续的运输等中间环节及互联网时代下电商回流的可能性等等。
改革开放以来，涉外定牌加工是我国对外贸易的重要方式之一。当前，我国经济更是由高速增长转向高质量发展，经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂多变。通过对OEM标识贴附相关法律问题的梳理，可以更加清晰地感受到国家对知识产权司法政策的积极引导、对知识产权创造、运用、保护和管理能力的不断提升。代工企业唯有增强知识产权意识、遵守诚实信用原则，其代工行为方可受到法律保护。
[1] （2022）粤2071民初2817号
[2] （2023）粤20民终1257号
[3] （2023）粤民再498号
[4] （2014）民提字第38号
[5] （2019）最高法民再138号