观韬知产观察 | 第55期——商标评审典型案例速递
作者：李洪江 闫笑男 李梦娇
【前言】
为强化以案说法力度，引导社会公众树立正确的商标注册观念，国家知识产权局于2023年4月26日发布了2022年度十大商标异议、评审典型案例。现观韬中茂律师事务所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对商标评审典型案例进行总结，提升社会尊重和保护知识产权的意识，深入理解探讨案例指导意义。
案例：第13571777号“东来顺”商标无效宣告案，该案打击了商标恶意注册行为，保护了中华老字号驰名商标
【基本案情】
被异议商标：第17类第13571777号“东来顺”商标
指定使用商品：1702，管道接头垫圈；1703,(2）塑料管；（1）塑料板；（3）农用地膜；（3）农业用塑料膜；（3）非包装用塑料膜；1704，非金属软管；1706，绝缘材料
异议人：北京东来顺集团有限责任公司
被异议人：刘玉志
异议人的异议理由：
一、早在争议商标申请日之前，申请人第1007534号“東来顺”商标（以下称引证商标）已被认定为公众熟知商标，争议商标与申请人公众熟知商标构成相同或近似，已违反《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十三条的规定。
二、被申请人在知悉引证商标及申请人知名度情况下，申请注册与申请人引证商标完全相同商标，其注册行为具有针对性和主观恶意，违反了《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定。
三、争议商标与申请人引证商标完全相同，争议商标违反了《商标法》第三十条的规定。
四、申请人企业字号具有悠久的历史、极高的显著性和知名度，争议商标与申请人企业字号相同，其注册申请违反了《商标法》第三十二条的规定。综上，被申请人注册争议商标违反了《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、《反不正当竞争法》第二条、第十三条、第三十条、第三十二条的规定，申请人请求宣告争议商标的注册无效。
被申请人答辩的主要理由：
一、争议商标与申请人引证商标未构成近似商标。
二、争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
三、被申请人具有合法经营资格，且重视自主知识产权方面的商标的注册保护，并不存在主观恶意。
【国知局观点】
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2013年11月20日提出注册申请，于2015年2月28日获准注册，核定使用在第17类管道接头垫圈；塑料管；塑料板；非包装用塑料膜；农业用塑料膜；农用地膜；非金属软管；绝缘材料商品上，专用期至2025年2月27日。
2、引证商标早于争议商标获准注册，核定使用在第42类提供饮食供应服务上。至本案审理时，引证商标为申请人所有，现为有效注册商标。
3、引证商标在第42类“提供饮食供应”服务上曾于2002年被认定为相关公众熟知商标。
鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的《商标法》第四条、第七条以及《反不正当竞争法》第二条规定的内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，国知局将根据当事人的理由、事实和请求，适用相应的2013年《商标法》条款予以审理。据此，本案的焦点问题可归纳为：
一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十条、第三十二条之规定。
《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。本案争议商标于2015年2月28日获准注册，申请人于2021年8月27日对争议商标提出无效宣告请求，距争议商标核准注册日已超出五年的法律时效。故申请人主张争议商标的注册违反2013年《商标法》第三十条、第三十二条规定之请求应予以驳回。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定之情形。
本案中，根据国知局查明事实3，并结合申请人提交的“東来顺”商标的宣传使用材料、所获荣誉、媒体报道、受保护行政裁定等证据可以证明，在争议商标申请注册日前，申请人“東来顺”商标（即本案引证商标）在提供饮食提供服务上已为相关公众熟知。争议商标与引证商标文字构成等方面完全相同，已构成对引证商标的复制、摹仿。申请人“東来顺”商标独创性强，系中华老字号，争议商标的注册和使用易使相关公众认为其与申请人存在某种联系，误导公众，并使申请人的利益可能造成损害，已构成2013年《商标法》第十三条第三款规定的情形。
三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。
2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定旨在禁止带有欺骗性的文字、图形等作为商标使用和注册。本案中，争议商标不易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
四、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之情形。
2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，申请人提交的证据不能证明争议商标的申请注册存在上述情形，故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定之情形。
另，申请人所提其它理由缺乏事实依据，国知局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，国知局裁定如下：争议商标予以无效宣告。
【观韬点评】
为引导具有自主知识产权、优秀民族文化和独特技艺的老字号加快创新发展，商务部于2006年起在全国实施“振兴老字号工程”。目前，越来越多的老字号进行了商标注册，“中华老字号”品牌商标不仅起到区分商品及服务来源的功能还附加了在百年商业竞争中所留下的传承底蕴，是我国经济文化发展的软实力。根据北京知识产权法院披露，自其建院至2022年5月31日，北京知识产权法院共审结了490件涉老字号案件，其中393件为行政案件，老字号权利人胜诉率高达64.1%，另97件为民事案件，老字号权利人所获得的最高赔偿金额达3000万元。对“中华老字号”的保护实质主要体现在商标保护上。
“中华老字号”的认定条件：1、拥有商标所有权或使用权。2、品牌创立于1956年（含）以前。3、传承独特的产品、技艺或服务。4、有传承中华民族优秀传统的企业文化。5、具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征，具有历史价值和文化价值。6、具有良好信誉，得到广泛的社会认同和赞誉。7、国内资本及港澳台地区资本相对控股，经营状况良好，且具有较强的可持续发展能力。 根据我国《商标法》第14条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：1、相关公众对该商标的知晓程度；2、该商标使用的持续时间；3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；4、该商标作为驰名商标受保护的记录；5、该商标驰名的其他因素。两相对比可见，“中华老字号”的认定条件相较于驰名商标认定条件更加严格，因此，我们认为，根据“举轻以明重”的法律当然解释法，一般可以认定“中华老字号”的注册商标以驰名商标做跨类保护，“中华老字号”商标不仅需防混淆，还需防淡化。
本案中“东来顺”品牌，始建于1903年，2006年，“东来顺”入选“中华老字号”。本案引证商标第1007534号商标于1997年05月14日核准注册，经续展专用期限截止至2027年5月13日，指定使用商品：4201，提供饮食供应。争议商标于2015年2月28日获准注册，指定使用商品：第17类管道接头垫圈；塑料管；塑料板；非包装用塑料膜；农业用塑料膜；农用地膜；非金属软管；绝缘材料商品。可见，争议商标与引证商标并不属于同一类别，本案适用跨类保护。“东来顺”商标经过百年积淀，已经与“东来顺涮肉”形成了稳定的一一对应的关系，被异议人申请第17类“东来顺”商标，虽然商品类别与引证商标商品并不类似，但客观上可能起到识别商品来源的功能，破坏“东来顺”商标与其所指示的商品之间的唯一对应关系，减弱商标的显著性。主观上明知“东来顺”商标的知名度，申请与引证商标文字构成完全相同的商标，反映了被异议人主观“搭便车”与攀附商誉的恶意。被异议人构成恶意注册。在此需要注意的是，对商标的保护，尤其是针对驰名商标的保护，我国《商标法》一直采用严格保护的方针，驰名商标的保护所考察的侵害的可能性，并不需要实际地造成事实上的损害，商标权利人只需要证明商标有破坏驰名商标与指定商品一一对应关系的可能性即可。商誉的损害是一个长期的，由量变到质变的过程，这个过程大多是“润物细无声”的。尤其需要重视的是，商誉的损害是极难予以修复的，是不可逆的。如果要求发生实质性的损害才能予以进行保护显然为时已晚。采用损害可能性的标准相较于实质性损害标准更能对驰名商标进行有效的保护，更有利于从源头解决不法行为。
由于我国《商标法》于2019年修订，根据法不溯及既往原则，国家知识产权局依照2013年《商标法》对本案进行裁判，但适用的第十三条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条规定在修法中并没有改动，因此判决仍然具有高度的现实意义，为“中华老字号”商标保护注入一针强心剂。