观韬知产观察 | 2022年第33期——知识产权典型案例速递
作者：李洪江 武泽钰 闫笑男
前言：为交流知识产权审判新情况新问题，最高院结合历年人民法院审理的知识产权案件情况，每年持续发布中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例。现观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对最高院历年发布的知识产权案例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、简单的声音商标可以通过长期使用获得显著性
案号：（2018）京行终3673号
案由：商标驳回复审行政纠纷
基本案情：
2014年5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯公司）向原国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)提出第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标（以下简称申请商标）的注册申请，指定使用在第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件（截止）”服务上。
商标局于2015年8月11日依据《商标法》第十一条第一款第(三)项为由发出商标驳回通知。2016年4月18日，商标评审委员会经评审作出商评字［2016］第0000035304号《关于第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标驳回复审决定书》（以下简称被诉决定）。商评委认为：申请商标为“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音，该声音较为简单，缺乏独创性，指定使用在电视播放、信息传送等服务项目上缺乏商标应有的显著特征，难以起到区分服务来源的作用，属于商标法第十一条第一款第(三)项所指的情形。腾讯公司提交的证据虽能证明其QQ软件享有知名度，但申请商标的声音仅为软件包含的标识某一功能的声音，在案证据不能证明申请商标经使用已起到区别服务来源的作用。综上，申请商标的注册申请予以驳回。腾讯公司不服被诉决定，于法定期限内提起行政诉讼。
裁判观点：
北京高院认为：申请商标由连续的六声“嘀”音构成，各“嘀”音之间音色基本相同、时间间隔短促且基本相同，指定使用在第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件”服务上。虽然申请商标构成要素的选取体现了腾讯公司的特定创意，但是，商标标志在其指定使用服务上是否具有显著特征，仍然需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。具体而言，由于申请商标仅由单一而重复的“嘀”音构成，相关公众通常情况下不易将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别，申请商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的缺乏显著特征的标志。原审法院和商标评审委员会在该问题上的观点一致，本院对此予以确认。
特定的标志其本身在特定的商品或者服务上可能缺乏商标注册所需的显著特征，但是当其经过使用而能够发挥识别作用时，则可以根据商标法第十一条第二款的规定予以核准注册。由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准注册的商品或者服务范围，也应当以其实际使用的商品或者服务为限。通常情况下，不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。本案中，腾讯公司提供的证据能够证明申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音通过在QQ即时通讯软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。但是，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通讯软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三个服务项目上亦具有显著特征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间，属于适用法律错误，本院对此予以纠正。
观韬点评：
2013年《商标法》进行修改，声音作为识别商品和服务来源的标识列入其中，对声音的显著性审查也在不断探索中。声音商标是否具有显著性的判断，是确定声音是否可以作为商标的重要因素。公众熟悉的中央电视台“新闻联播”开始曲，电脑“Windows”开机、关机音效等都属于声音商标的范畴。然而，在商标法领域，如何审查声音的显著性还在不断探索中。自2014年5月1日现行《商标法》施行至今，商标局已受理声音商标注册申请约600件，但获准注册的只有20件左右。本案是我国商标法领域经司法判决的首例声音商标案件，对审查声音商标有指导意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第十一条第二款
二、最高院明确损害他人在先著作权的判断原则
案号：（2017）最高法行再76号
案由：商标异议复审行政纠纷
基本案情：
帝斯曼知识产权资产有限公司（以下简称帝斯曼公司）是皇家帝斯曼集团在全球范围内知识产权的管理人。2004年6月14日楼跃斌等人申请注册第4115813号“
”商标（以下简称被异议商标），于2007年10月14日初审公告在第28类“游戏机；玩具；纸牌；体育活动器械；钓具；运动球类；竞技手套；握力器；圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外）；锻炼身体器械”商品项目上。帝斯曼公司以该商标严重侵犯了其第G666717号“DYNEEMA”文字在先商标和图形组合作品的在先著作权为由提起商标异议。然而，商标异议阶段、异议复审阶段以及一审、二审行政诉讼阶段，帝斯曼公司均未获得商标局、商标评审委员会以及北京一中院和北京高院的支持。
2014年，帝斯曼公司向最高院提起了再审申请，2017年12月最高院开庭审理了本案。最高院最终认定被异议商标的申请违反了2001年《商标法》第二十八条、第三十一条的规定，不应予以核准注册。
裁判观点：
最高院认为：（一）关于被异议商标与引证商标指定的商品是否属于类似商品。本案中，引证商标核定使用于第17类“半加工塑料纤维及线”，与被异议商标核定使用的“游戏机、钓具”产品类别看似存在差异，但是帝斯曼公司提供的证据显示，引证商标实际使用的纤维产品，广泛使用于特种材料包括防弹产品、渔具产品的制作，是渔网、拖网和渔线等渔业产品知名的高品质原材料，在渔具行业、材料行业或钓鱼爱好者中具有较高的知名度，与被异议商标指定使用的“钓具”商品在性能、用途、销售渠道、消费对象等方面具有高度重合性。同时，相关证据及生活常识亦显示，作为渔业产品的原材料，纤维产品的性能决定了渔具、钓具产品的性能，通过介绍纤维材料的来源特点或者在相应产品上标注原材料来源，宣传介绍渔具等产品，是渔具产品的通常作法，二者属于存在特定联系，容易导致公众对来源产生混淆或者认为存在特定联系的商品。
（二）关于被异议商标是否属于侵犯他人作品在先著作权的情形。首先，关于帝斯曼公司主张的是否属于著作权法上的作品。帝斯曼公司主张的作品由“Dyneema”文字与曲线图形组合而成，其中曲线图形系对纤维线的图形表达，其与原创的“Dyneema”文字共同构成的图形与文字组合，具有独创性，构成著作权法上的美术作品。其次，帝斯曼公司关于Ten International B.V.为作品作者的主张，没有相反证据推翻，且可以与其他证据印证，因此予以采信。委托创作的作品著作权归属由合同约定，未约定的权利归受托人，委托人在合同约定的范围内具有使用权。本案并无证据证明委托人与受托人就著作权事项进行了明确的约定，著作权应当归属于受托人。鉴于受托人为法人，该作品的权利的保护期为作品发表之日起50年，本案在先作品尚处于著作权有效期内，应当受到著作权法保护。如前所述，依据现有证据，尚不能认定帝斯曼公司是作品的著作权人，但帝斯曼公司至少享有以商标方式使用该作品的权利。至于该权利是否属于专有权利，按照商标委托创作合同的目的，创作标的属于商业标识，一般情况下委托人具有排除包括受托人在内的使用商标的权利。因此，在没有相反约定的情况下，可以认定委托人帝斯曼集团享有以商标方式使用的专有权利。
观韬点评：
本案自2004年启动异议程序到再审程序终结，历经十五载。最高院通过本案明确了判断申请商标注册是否损害他人在先的著作权，应当遵循著作权法关于侵害著作权判断的原则，即应对主张的客体是否构成作品，在先权利人是否为著作权人或利害关系人，以及诉争商标是否构成对在先著作权的侵害等进行审查判断。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第二十八条、第三十一条
三、“描述性使用”属于正当使用范畴，不构成商标侵权
案号：（2018）沪73民终289号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
美食达人股份有限公司（以下简称美食达人公司）是一家来自台湾省的食品生产商，其名下的烘焙与咖啡品牌“85℃”为中国大陆公众所熟知。据美食达人公司称，“85℃”商标含义来源是“咖啡在85℃时喝起来最好”的意思。美食达人公司于2008年起在咖啡馆、蛋糕店、牛奶制品等商品和服务类别上，先后注册了四个“85℃”商标。2014年,“85℃”还被商标局认定为驰名商标。
光明乳业股份有限公司（以下简称光明公司）是我国知名乳制品生产企业。据光明公司称，其在“优倍系列鲜牛奶”产品的巴氏杀菌工艺中采用了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”这一领先方法。光明公司还将其作为卖点，在优倍系列鲜牛奶产品外包装上使用了“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”等字样，并将“85℃”标识突出显示。2016年，美食达人公司将光明公司诉至上海市黄浦区人民法院。请求法院判令光明公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为，并赔偿经济损失500万元及其他合理开支5.95万元。
裁判观点：
上海知产法院认为：首先，在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识85℃，是温度的标准表达方式，与涉案第11817439号“
”商标标识具有明显区别。因此，光明公司对于温度的标准表达方式85℃的使用，尚不属于对美食达人公司涉案第11817439号注册商标标识的恶意使用。其次，美食达人公司对于光明公司在其使用的巴氏杀菌技术生产工艺过程中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的事实并无异议，可见光明公司在被控侵权商品外包装上使用85℃具有一定的事实基础。且虽然被控侵权外包装上的85℃的字号大于相同位置的文字，但该85℃并非孤立的，而是分别配以“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“认准巴氏杀菌乳才是鲜牛奶”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“我是巴氏杀菌乳我更新鲜”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，上述文字亦充分说明，光明公司使用85℃所表达的就是温度，且仅是在表达温度意义上的使用。因此，本院认为，光明公司在被控侵权商品上使用85℃，仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，并非对美食达人公司第11817439号注册商标的使用，而是对温度表达方式的正当使用。
观韬点评：
本案是关于涉案注册商标的保护范围与温度标识合理使用范围的争议,其主要焦点在于合理界定注册商标专用权的保护范围,达到商标专用权和公共利益之间的平衡。
就本案而言,美食达人公司涉案注册商标标识采用的将元素8、5、℃高低错落有序的排列方式、美术字体以及明显小于标准字体的“C”,与温度标准表达方式85℃具有显著区别,客观上增强了涉案注册商标标识的显著性,亦限制了其权利范围,当涉及到温度表达方式的情况下,它可能需要受到一定的限制。在本案的审理过程中,法院主要考量光明公司的实际使用行为,到底是对温度标识的正常使用,还是对美食达人公司注册商标的使用,以及光明公司的使用本身是不是善意、合理的使用。结合本案案情,光明公司的使用行为是对温度的正常表达方式,相关公众尽一般的注意义务,看到这个标识也只会认为这是一个巴氏杀菌的杀菌温度,而不会理解为美食达人公司生产了该商品。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第十一条、第五十六条
四、精细化计算权利人实际损失确定赔偿数额
案号：(2017)苏民终1297号
案由：侵害商标权纠纷案及不正当竞争纠纷
基本案情：
巴洛克木业公司（以下简称巴洛克公司）为大型木地板经营企业，其旗下品牌“生活家”“生活家巴洛克”等产品销量居行业前列。巴洛克木业公司经授权取得意大利门迪尼工作室的亚历山德罗·门迪尼、弗拉西斯科·门迪尼之肖像权及其名下之“门迪尼”（包含英文“MENDINI”）字号等相关权利，以及第19类“地板”等商品上的涉案第7771146号“ 
”、第1600860号“ 
”、第4777126号“ 
”、第4276865号“ 
”商标，并有权负责处理其所有的上述注册商标在中国大陆地区的维权事务。巴洛克木业公司在其地板产品的外包装上组合使用“
生活家地板”或者“ 
生活家·巴洛克地板”及英文“ELEGANT LIVING”标识，形成该公司地板产品的特有包装。
湖州正达木业有限公司成立于2001年6月19日，自2006年开始与巴洛克木业公司开展OEM地板的加工合作。2009年，经巴洛克木业公司授权，湖州正达木业有限公司变更企业名称为浙江生活家巴洛克木业有限公司。双方合作至2014年结束。2015年11月11日，浙江生活家巴洛克木业有限公司变更企业名称为浙江生活家巴洛克地板有限公司（以下简称浙江巴洛克公司）。合同终止期间，浙江巴洛克公司在其生产的地板、宣传册、对外的广告宣传、公司门头、公司网站上单独或组合使用涉案标识；使用与巴洛克木业公司相同或相近似的包装、品名、宣传材料等。太仓城厢镇门迪尼地板商行（以下简称太仓门迪尼商行）、福建世象家居有限公司（以下简称福建世象公司）系浙江巴洛克公司的经销商，销售涉案被控侵权地板，并将涉案商标、字号大量用于宣传。
巴洛克公司诉至苏州市中级人民法院，请求法院判令浙江巴洛克公司等停止涉案商标侵权、擅自使用知名商品特有包装装潢、虚假宣传等侵权及不正当竞争行为，并赔偿其侵权损失及合理开支共计1000万元。
裁判观点：
江苏省高院认为：1、浙江巴洛克公司关于生产自救的主张难以获得支持。双方合同解除之后。而双方在合作期间，交易正常进行，即便浙江巴洛克公司在上一个交易期结束时暂时有库存，也会在下一个交易期正常消解。合同解除时，浙江巴洛克公司存有库存。此时库存事实是否存在，应经双方清理、核对与确认，单方声称存在库存及库存数量多少的，对他方没有约束力。
2、合作关系终止后，浙江巴洛克公司对字号或企业名称的使用构成不正当竞争。涉案第1600860号“生活家”汉字及英文组合商标于2001年注册。第7771146号“生活家巴洛克”汉字及英文组合商标于2009年10月申请注册。第4777126号“生活家”汉字及英文组合商标也于2009年3月被核准注册。巴洛克公司于2006年5月成立。浙江巴洛克公司前身为湖州正达木业有限公司，于2009年11月更改为浙江生活家巴洛克木业有限公司。双方合作始于2006年。显然，浙江巴洛克公司使用“生活家巴洛克”作为企业字号是基于双方合作经营对外开展业务的需要而被授权许可使用，否则其名称的由来及变更将成为无源之水。巴洛克公司一审中提供大量证据证明了浙江巴洛克公司在生产、销售的产品上、广告宣传中、网页中以及经营门店的门头及门店装潢中使用“生活家”“生活家巴洛克”字样及其企业名称等表现形式，同时证明“生活家”“生活家巴洛克”等商业标识以及巴洛克公司字号享有较高知名度和商业信誉。因此，基于巴洛克公司的授权及合作需要，浙江巴洛克公司在双方合作期间可依约使用其字号，但在合作关系终止后，特别是在巴洛克公司明确要求其在商业环境中停止使用有关标识及企业字号之后，浙江巴洛克公司使用上述标识以及企业名称或其简称必然产生市场混淆与误认的后果。浙江巴洛克公司明知巴洛克公司商标及企业字号享有较高知名度以及使用相关文字会造成相关公众的混淆，仍不予避让与停止使用，相反却继续刻意使用，主观恶意明显。
观韬点评：
本案中，一审法院在认定浙江巴洛克公司构成商标侵权及不正当竞争的基础上，全面分析了权利人因销售量流失而损失的利润、因价格侵蚀而损失的利润、未来损失的销售利润以及商誉损失等。在确定赔偿额过程中既考虑了填平规则，又兼具惩罚性因素。浙江巴洛克公司提起上诉后，二审法院对其销售行为系“依约自行清理库存”、属于“生产自救”的抗辩进行了详细回应，充分考虑浙江巴洛克公司的主观恶意，从加大对侵权行为的打击力度出发，对其双方合同约定进行了从严解释。本案最终综合考虑侵权人的主观恶意程度以及权利人的损失，全额支持了权利人主张1000万元赔偿额的请求。本案判决对于精细化裁判标准的运用以及高额赔偿的计算等均具有借鉴意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第五十七条；
《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条