观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第19期）
作者：李洪江 武森
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、可以基于现有技术方案与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术抗辩
案号：(2021)最高法知民终1283号
基本案情：
许世璋为ZL20121015××××.×的权利人，其向一审法院起诉飞新达公司，认为其官网展示的“平刀模切机”演示视频所使用的方法侵害涉案专利权，请求判令飞新达公司停止制造、许诺销售侵权产品并赔偿损失。一审法院比对后认为平刀模切机的操作步骤与涉案专利权利要求1、2记载的全部方法步骤一致，落入涉案专利权的保护范围，判令飞新达公司停止侵权赔偿损失15万元。
飞新达公司不服，向最高人民法院提起上诉，并主张飞新达公司所制造平刀切模机的操作步骤与涉案专利的方法步骤存在明显区别。最高人民法院重新就二者进行比对，认为飞新达公司制造的平刀模切机运转过程中的方法、步骤未落入涉案专利权利要求1的保护范围，判决撤销一审判决，驳回许世璋的诉讼请求。
裁判观点：
最高人民法院认为，权利要求1的内容为：一种以多驱动装置带动材料的模切方法，应用于一模切机台，该模切机台包括至少一第一驱动装置与一第二驱动装置，包括下列步骤：利用第一驱动装置带动一第一材料进行一第一模切制程，形成一具第一形状的第一材料；利用第二驱动装置带动一第二材料进行一第二模切制程，形成一具第二形状的第二材料；对第二材料进行第二模切制程时，同时将第二材料与具第一形状的第一材料贴合在一起。从权利要求1及其说明书第0015段、第0016段的记载来看，涉案专利限定的模切方法具有一个驱动装置与一个材料的裁剪以及一次模切制程一一对应的特点。与之相比，前述公证书所附视频显示平刀模切机运转时，共存在四个材料，且不同材料各有其驱动装置与之配合，分别对各自配合的材料作不同处理：或裁剪，或仅通过机台、不裁剪，或两两贴合，或保持相互独立。也就是说，平刀模切机运转过程中，并非每一个材料都在与之配合的驱动装置作用下被裁剪成型；也并非每一个被裁剪的材料都与其上一个步骤中已被裁剪成型的材料相互贴合。因此，平刀模切机运转时的方法、步骤与涉案专利权利要求1限定的模切方法存在明显差异。
盘顺公司主张其提交的二审证据9《机械设计手册》第3卷可以证明，皮带被内外夹紧片固定与被带轮固定属于机械领域可以直接替换的惯用手段。对此，本院认为，《机械设计手册》第3卷中的表13-1-43列出了各种传动型式及其主要性能，包括开口传动、交叉传动、版交叉传动、有导轮的角度传动、多从动轮传动等多种皮带传动形式；表13-1-44列出了皮带的接头型式、特点及应用，其包括粘接接头、带扣接头、铁丝钩接头和螺栓接头等多种形式。可以看出，表13-1-43并未公开如何固定皮带，而是公开在两个或者多个轮子之间皮带的多种传动方式，表13-1-44公开的是两个皮带之间如何连接，两个表格内容不同，本领域技术人员无法从中获得皮带被内外夹紧片固定与被带轮固定是能够互相替换的惯用手段的技术启示。综上，被诉侵权技术方案与美国专利技术方案不相同，盘顺公司的现有技术抗辩不能成立。
观韬点评：
现有技术抗辩是针对专利授权过程中，因检索和审查能力的差异，存在的不当授权的专利。被诉侵权人除了启动无效宣告请求程序外，可以在法院直接主张现有技术抗辩。该制度首次引入是在2001年施行的专利纠纷规定，此后在2008年修改专利法时正式写入专利法第六十二条。
2011年，《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中就现有技术抗辩的适用进行规定，被诉侵权人可以基于现有技术方案与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术抗辩。本案被诉侵权人即以机械设计手册公开的内容主张公知常识的结合，尽管并未成功。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十二条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条
二、仅在说明书中描述而在权利要求中未记载的技术方案，不属于专利权的保护范围
案号：(2021)最高法知民终1176号
基本案情：
刘宝义系专利号为201720102930.7、名称为“一种垂直振荡装置”实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人，其向一审法院提起诉讼，请求判令际华公司、良茂凯悦公司停止侵权并支付侵权赔偿金50万元。
一审法院将被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征相比，认为其不同点在于：1.涉案专利权利要求1所记载的技术特征是：振荡装置包括磁铁和螺旋铁皮，螺旋铁皮上方连接有与盒体表面磁铁相斥的强力磁铁；被诉侵权技术方案的技术特征是：振荡装置包括磁铁和连接三条相互平行的长条铁片的环形铁皮，在三条长条铁片末端各设置有与盒体表面的圆形磁铁相斥的圆形磁铁。2.涉案专利权利要求1所记载的技术特征是：正极盒体、负极盒体各有一个强力磁铁；被诉侵权技术方案的技术特征是：盒体(A)、盒体(B)各有三个圆形磁铁。将被诉侵权技术方案与涉案专利说明书第[0027]段公开的实施方案相比，被诉侵权技术方案对应的正是涉案专利说明书第[0027]段公开的实施方案，刘宝义在涉案专利申请中没有将涉案专利说明书第[0027]段公开的实施方案纳入权利要求的保护范围，刘宝义主张涉案专利权时不得通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围，故刘宝义关于被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利权利要求1记载的技术特征构成等同的主张不能成立，被诉侵权技术方案没有落入涉案专利权的保护范围。因此一审法院判决驳回刘宝义的诉讼请求。
刘宝义不服一审判决，向最高院知产庭提出上诉，二审法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
裁判观点：
最高人民法院认为，审理专利权纠纷解释第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”根据该条规定及专利法第五十九条第一款的规定，在确定发明或者实用新型专利权的保护范围时，应以权利要求的内容为准。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，视为专利权人将其“捐献”给社会公众，专利权人不得在专利侵权诉讼中将其纳入专利权的保护范围。
本案中，虽然涉案专利说明书第[0027]段记载的技术方案公开了“振荡替换装置”即“片式振荡装置19”，其技术特征包括环形铁皮，环形铁皮内设置有三根振荡条(图示为直形长条铁皮)，振荡条末端设有强力磁铁，且被诉侵权产品的振荡装置正是采取此种技术方案。然而，涉案专利权利要求1限定了“所述振荡装置包括强力磁铁和螺旋铁皮，所述螺旋铁皮上方连接有强力磁铁”，这一限定并未涵盖说明书第[0027]段所公开的采取“直形长条铁皮”的“振荡替换装置”。因此，刘宝义不得在本案诉讼中将采取“直形长条铁皮”的“振荡替换装置”纳入涉案专利权的保护范围。综上，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围。
观韬点评：
捐献原则是在专利侵权诉讼中常用的一种抗辩策略。专利的排他性是通过权利要求书进行公示，因此需要保护公众的信赖利益。对于说明书中具体记载的技术方案，在最终授权的权利要求书中未予以保护的，则视为捐献给公众。因此在撰写及审查过程中应特别注意权利要求书的保护范围与说明书公开的范围之间的关系，避免不当地减少保护范围。在侵权诉讼中，应注意捐献原则是针对具体的技术方案，公开上位概念而在权利要求中仅保护下位概念，并不代表将该上位概念内的其他实施方式捐献。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十四条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条
三、被诉侵权方主张合法来源抗辩时应就其主张提供充足证据证明
案号：(2022)最高法知民终73号
基本案情：
欧普照明股份有限公司(以下简称欧普公司)因刘旭经营的“煜通科技照明”拼多多店铺所销售的灯具侵害其201520474451.9实用新型专利而诉至一审法院。一审法院将被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求2记载的全部技术特征对比，认定其落入了涉案专利权的保护范围。对于刘旭主张的合法来源抗辩，一审法院认定微信记录中销售单显示的品牌“欣之光”与被诉侵权产品上“煜通照明”的标识不一致，无法证明销售单据所记载产品即本案被诉侵权产品，刘旭最后一次向博悦公司购买18W雪花灯的时间与欧普公司公证购买被诉侵权产品的时间相距较远，且刘旭网店显示已拼产品数、评价数均远远高于刘旭向博悦公司购买的产品数，刘旭未对此作出合理解释。刘旭提供的证据不足以证明本案被诉侵权产品来源于博悦公司，因此一审法院认定刘旭的合法来源抗辩不成立。
刘旭上诉继续主张合法来源抗辩，最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。
裁判观点：
最高人民法院认为，刘旭为证明所销售的被诉侵权产品来源于博悦公司，向原审法院提供了微信聊天记录，但该证据显示刘旭从博悦公司所购买的灯具产品为标识“欣之光”相关信息的产品，而被诉侵权产品及包装上既未显示“欣之光”相关信息，亦未显示与博悦公司有关的任何信息，因此，根据本案证据不能认定被诉侵权产品来源于博悦公司，刘旭的合法来源抗辩主张不能成立，本院不予支持。此外，刘旭关于其网店显示的销售数量不实等主张，不影响上述认定，其上诉理由均不能成立。
观韬点评：
合法来源抗辩并非不侵权抗辩，而是销售商可以采用的免除赔偿责任的抗辩。合法来源抗辩需满足两个要件，一是不知道侵权行为，二是具有合法来源。根据民事诉讼法谁主张谁举证的原则，销售商主张合法来源抗辩时应就其主张提供充足证据证明其所销售的产品具有合法来源。一般应提供符合交易习惯的相关证据，并根据商品的种类、一般的交易模式、综合市场行情确定是否为合法进货渠道和合理的价格。另外需要注意的是，即使免除了赔偿责任，销售商仍可能承担相应的合理费用。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第七十条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条
四、产品上的商标可以用来初步推定制造商
案号：(2021)最高法知民终1959号
基本案情：
黄振波是专利号为201610220349.5、名称为“改进型分体水龙头”发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人，其诉至一审法院请求判令赵肖凤经营部立即停止许诺销售、销售侵犯黄振波品，乐蒲公司立即停止制造被诉侵权产品，并赔偿经济损失。赵肖凤经营部主张被诉侵权产品系从乐蒲公司之外的第三方购进，具有合法来源，乐蒲公司未参加一审诉讼。一审法院拆封公证封存的被诉侵权产品，其中水龙头上印有“ＬＥＰ乐蒲”标识。第15031391号“ＬＥＰ乐蒲”图文商标为乐蒲公司所注册。一审法院认定，被诉侵权产品上印有“LEP乐蒲”标识，乐蒲公司对该标识享有商标权，且该商标的核准使用商品类别与被诉侵权产品类别一致，可以推定乐蒲公司为被诉侵权产品的制造者。因此判决赵肖凤经营部停止销售、乐蒲公司停止制造被诉侵权产品，二者分别赔偿损失2万元和3.3万元。
乐蒲公司提出上诉并提供证据主张该产品并非由乐蒲公司制造。最高院认定考虑到被诉侵权产品类别属于“LEP乐蒲”商标核定使用的商品类别，且乐蒲公司与赵肖凤经营部存在代理关系，在乐蒲公司未提出相反证据的情况下，可以合理认定乐蒲公司为被诉侵权产品的制造者，因此驳回上诉，维持原判。
裁判观点：
最高人民法院认为，根据公证文书记载，被诉侵权产品标明了“LEP乐蒲”和注册标记。该注册商标系乐蒲公司申请并获准注册，且仍在有效期内。同时，被诉侵权产品销货清单、赵肖凤经营部经营场所、赵肖凤的名片等均记载有“LEP乐蒲”标识，上述信息均指向乐蒲公司，包括黄振波在内的相关公众有理由相信乐蒲公司是被诉侵权产品的制造者。考虑到被诉侵权产品类别属于“LEP乐蒲”商标核定使用的商品类别，且乐蒲公司与赵肖凤经营部存在代理关系，在乐蒲公司未提出相反证据的情况下，可以合理认定乐蒲公司为被诉侵权产品的制造者。同时，赵肖凤经营部虽称被诉侵权产品来源于案外人，但该主张因赵肖凤经营部未能提供有效证据证明，也不能构成否定乐蒲公司系被诉侵权产品制造者的反证。综上，原审判决关于“乐蒲公司是被诉侵权产品制造者”的认定并无不当。
观韬点评：
产品或其包装上的商标、标识及包装、产品说明书上标注的制造者可以用来初步推定专利法意义上的制造者。但若有证据证明制造商另有他人时，法院有时允许推翻上述推定。尤其是在ODM生产方式中或是在商标广泛授权的情况下，商标持有人或标示的制造者并非对被诉侵权产品的技术方案的实际贡献方，此时应根据实际的证据认定实施专利法意义上的制造行为的主体。（2012）民申字第197号民事裁定书中，最高院认定被诉侵权产品是和宏公司在原有模具基础上改模刻字交由惠州和宏公司生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于和宏公司，飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权。
但在实践中也存在委托人以事先虚拟受托人的方式，规避侵权责任。因此，在一些案件中，有观点认为，在被诉侵权产品上贴附了自己商标的侵权人，即使仅实施了销售行为而并未实施实际制造行为，由于在该被诉侵权产品上贴附了自己的商标，其行为性质与普通的销售者的销售行为相较产生了实质变化，应当承担制造者的责任。北京市高级人民法院在专利侵权判定指南第117条规定，委托人明知他人实施的行为构成侵犯专利权行为，而委托他人制造或在产品上标明“监制”等类似参与行为，委托人与受托人构成共同侵权。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第十一条
五、签署和解协议并约定赔偿数额的，再次发生侵权时主张合法来源抗辩不予支持并且和解协议可以作为确定赔偿数额的基础
案号：(2021)最高法知民终1674号
基本案情：
欧普公司是专利号为20142078XXXX.2、名称为“一种磁性安装元件及光学模组、照明模组及照明灯具”的实用新型专利的专利权人，其诉至一审法院请求判令天马经营部、宝丽兰公司停止侵权并赔偿损失。一审法院认定侵权事实存在，并认为而天马经营部在2018年4月已经被欧普公司起诉侵害涉案专利权，和解后再次销售侵权产品，属于恶意重复侵权，其关于合法来源的抗辩于法无据。天马经营部在前案中已经与欧普公司达成和解协议，承诺停止销售侵权产品、销毁库存，并约定再发生侵权行为则支付至少10万元的赔偿金额。该和解协议系天马经营部与欧普公司在处理侵权纠纷中达成，对双方均具有约束力。因此，一审法院对于欧普公司的赔偿主张予以支持，确定天马经营部应向欧普公司支付侵权损害赔偿金10万元。宝丽兰公司在生效裁判已经认定其产品侵害欧普公司涉案专利权之后仍继续对外销售，属于重复侵权，一审法院考虑宝丽兰公司重复侵权的行为性质，参考杭州中院生效判决的赔偿数额，对于欧普公司提出的20万元赔偿数额予以支持。
天马经营部和宝丽来公司提出上诉，最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。
裁判观点：
天马经营部销售“伟豪泰”产品的时间是2018年8月，而欧普公司与博浩电器厂就涉案专利签订专利授权许可协议的时间是2018年11月，且协议明确约定自双方加盖公章之日起生效，许可期限为“自协议生效起三年”。可见，天马经营部的被诉销售侵权行为发生在上述专利授权许可协议生效之前。其次，在案证据能够证明天马经营部主观上应当知道其销售的“伟豪泰”产品为侵权产品。根据本院查明的事实，欧普公司曾于2018年4月12日起诉天马经营部，要求天马经营部停止实施侵犯涉案专利权的行为并赔偿经济损失，即367号案。该案中的被诉侵权产品共有四款，包括本案的“伟豪泰”产品。天马经营部在本案审理中亦确认367号案的被诉侵权产品包括本案的被诉侵权产品即“伟豪泰”产品。为解决367号案纠纷，天马经营部与欧普公司于2018年5月29日签订和解协议，保证不再侵害涉案专利权。因此，天马经营部再次销售“伟豪泰”产品的行为不符合专利法第七十条关于合法来源抗辩的主观要件，其合法来源抗辩不能成立。
本案中，欧普公司主张以其与天马经营部在367号案中签订的和解协议约定的赔偿数额作为确定赔偿数额的依据。根据本院查明的事实，367号案的和解协议约定，天马经营部保证不再发生侵害欧普公司涉案专利权的行为，否则，每发生一起，天马经营部应支付不少于10万元的赔偿金。因此，原审法院根据上述司法解释规定，确定天马经营部赔偿欧普公司经济损失10万元并无不当。
观韬点评：
和解协议中约定赔偿数额的，由于这一约定不违反法律的强制性规定，应属合法有效。一般情况下，法院尊重双方当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出的约定。上海高院在10起2021年加强知识产权保护力度典型案件之一（2020）沪民终555号中，依照双方约定判赔100万元，有力打击了重复侵权。主审法官之一在《人民司法》撰文，认为当事人对再次侵权行为事先约定赔偿数额，并不能准确预估后续侵权所导致的损失，故其目的通常不在于损失填平，而在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。该种约定赔偿方式往往兼具补偿与惩罚双重功能，甚至更偏重于惩罚性。约定的赔偿金额高于实际损失的，则超出部分就体现了惩罚性。
法律适用：
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十八条