观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第6期）
作者：李洪江 郝政宇 于丽君
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、适用先用权抗辩的前提是被诉侵权技术与涉案专利技术构成相同或等同
案号：(2021)最高法知民终1524号
案由：侵害实用新型专利权纠纷
基本案情：专利权人友强公司起诉浩麦公司制造、销售的连续面团分割机侵犯其专利权，浩麦公司辩称其在申请日前已经制造相同产品，提出先用权抗辩，并提交了其与多个案外人签订的合约书、转账凭证、产品实物等证据予以证明，上述证据显示的日期早于涉案专利申请日。一审法院判定浩麦公司的先用权抗辩主张成立。友强公司不服上诉，最高人民法院维持原判。
裁判观点：最高人民法院认为，适用先用权抗辩的前提是被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案构成相同或等同，如不相同或不等同，则没有考虑先用权抗辩的必要；如构成相同或等同，则进一步考虑适用先用权抗辩的条件。先用权抗辩成立的基本条件有：第一，涉案专利技术方案与被控侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同；第二，在先实施行为发生在涉案专利申请日之前，包括已经制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备；第三，先用权的制造或使用行为仅限于原有的范围之内，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；第四，先用权人所实施的应该是其独立完成或者合法获得的技术。
观韬点评：本案涉及专利先用权抗辩的适用。先用权抗辩是出于公共利益考虑，对善意的在先使用人与专利权人之间的平衡制度。先用权成立的要件包括方案相同或等同，申请日之前，已经制造或做好准备，技术来源合法，以及保持在原有范围内。在具体比对时，先用权抗辩与现有技术抗辩类似，即只有在客观层面的侵权比对结果为构成侵权的情况下，对先用技术或现有技术与专利进行对比。
二、“侵犯专利方法”举证责任倒置的适用条件不仅包括“证明被诉侵权产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品”，还包括“证明被诉侵权产品经由专利方法制造的可能性较大”
案号：(2021)最高法知民终1526号
案由：侵害发明专利权纠纷
基本案情：专利权人赵良新起诉盛世新桥公司在其经营场所内销售的古建彩绘图案的制作方法落入侵害了其名称为“古建彩绘的制作方法”的专利权。一审法院认为赵良新提供的证据不足以认定盛世新桥公司为被诉侵权产品的制造者，也不具备举证责任转移的条件，不能证明被诉侵权产品系使用涉案专利方法直接获得的产品，固不构成侵权。赵良新不服上诉，最高人民法院维持原判。
裁判观点：最高人民法院认为，在专利权人举证证明被诉侵权产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品，被诉侵权产品经由专利方法制造的可能性较大，专利权人为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力的情况下，举证责任发生转移。本案赵良新提供的证据不能确定被诉侵权产品与使用涉案专利方法制造的产品属于相同产品。即使被诉侵权产品是使用丝网印刷的方法制作而成，赵良新还需要证明被诉侵权产品制作时，具有较大的可能性使用了权利要求1中S1、S2、S3三个操作步骤中记载的全部技术特征，而赵良新对此并未提供证据证明或者提出有说服力的分析理由，因此依据赵良新提供的现有证据还不具备举证责任转移的条件。
观韬点评：本案涉及是否属于使用涉案专利方法直接获得的产品侵权判定问题中举证责任倒置规则的适用。鉴于产品制造方法的实施行为一般发生在被诉侵权行为人掌控的经营场所内，由此会使得专利权人在通常情况下难以获取被诉侵权行为人使用的具体方法的直接证据，法律为此提供了相关救济途径，即如果专利权人能够提交可靠的初步证据，证明被诉侵权行为人有较大可能使用了其专利方法，则可以适用举证责任的转移，即由被诉侵权行为人承担证明其使用的方法不同于专利方法的举证义务。但需要强调的是，发生举证责任转移的前提是专利权人必须提交可靠的初步证据，足以使法院确信被诉侵权行为人确有可能使用了其专利方法，不能仅凭在市场上发现有相关产品，就质疑它是使用其专利方法直接获得的产品。
三、受让专利实际价值低，属于商业活动中正常经营风险，而非合同欺诈
案号：(2021)最高法知民终768号
案由：专利权转让合同纠纷
基本案情：泛能公司与精专公司签订涉案合同，约定泛能公司将涉案专利权转让给精专公司，精专公司获得专利产品的生产权和国内销售权。后泛能公司依约将两涉案专利的权利人已登记为精专公司。精专公司在支付部分使用费后，拒绝继续履行涉案合同。泛能公司起诉精专公司支付专利费及违约金。精专公司抗辩涉案合同存在欺诈，应当无效。一审法院判决涉案合同有效但可以予以解除，精专公司对合同解除负主要责任。精专公司不服上诉，最高人民法院认定合同有效且应当继续履行，精专公司应按合同约定继续向泛能公司支付使用费。
裁判观点：最高人民法院认为，精专公司在签约前已专程考察了两涉案专利产品的模具和产品生产情况，且自述当时预计硒鼓的月产量能达到10万支。涉案合同中关于每月3万元保底费的约定还表明，泛能公司、精专公司虽对专利权转让后的月销量有一定信心，但也对实际销售数据达不到预期的可能性予以了考虑。在此情况下，精专公司仍接受每月支付3万元保底费的约定，足以表明其是在充分评估了两涉案专利价值、权衡了因受让两专利权所支出的成本与受让后所能获得收益的基础上，才决定与泛能公司签订涉案合同。因此，涉案合同条款均为精专公司的真实意思表示。精专公司称其在涉案合同实际履行过程中感受到两涉案专利实际价值不高、收益达不到预期等情况，不属于合同法意义上的欺诈行为给其造成的经济损失，而仅属于其商业经营活动中对风险评估不足所遭受的经营损失。
观韬点评：本案涉及技术合同欺诈行为的认定。作为专利受让方，为保证所受让专利技术能为其带来预想中的良好收益，其应在签约前对专利的价值、专利权的稳定性，专利产品的月产量，以及专利产品的市场需求数量等情况进行充分考察和评估。例如，确认转让专利证书、获奖证书及宣传材料等内容的真实性、向国家知识产权局申请出具专利权评价报告、在签约前就转让专利权效力问题询问转让方、考察转让专利产品的模具和产品生产情况等。若专利受让方在签约前已就受让专利进行了价值评估或具有价值评估的可能性，则后续难以受让专利价值低为由主张合同欺诈。
四、同时以“执行本单位的任务”和“主要利用本单位的物质技术条件”为由主张涉案专利属于职务发明的，法院优先进行“执行本单位的任务”的判断
案号：(2020)最高法知民终1503号
案由：实用新型专利权权属纠纷
基本案情：2015年5月，龚金京入职建工路桥公司。2015年9月，龚金京以其个人名义提出包括涉案专利在内的三项专利申请，并已分别获得授权。建工路桥公司就其中一件专利提起专利权属纠纷，理由有：1.涉案专利是龚金京在建工路桥公司工作期间执行公司任务所完成的发明创造。2.完成发明创造过程中，龚金京也利用了建工路桥公司的物质技术条件。一审法院判决该涉案专利归建工路桥公司所有。龚金京不服提起上诉，最高人民法院维持原判。
裁判观点：最高人民法院认为，建工路桥公司提交的“科技查新报告”、2014年3月技术交底记录、2014年7月施工日志等证据可以相互印证，证明建工路桥公司因承建“西北热电中心——远大220KV送出工程(电缆隧道)第三标段”项目，需要在北京四季青桥施工现场使用与盾构机、平板运输电瓶车以及轨枕铺设相关的技术，此时龚金京尚未到建工路桥公司工作。2015年5月至同年11月期间，龚金京在建工路桥公司工作，结合双方签订的劳动合同书、责任书、龚金京填写的多份“因公外出审批表”，以及四季青项目施工现场照片来看，建工路桥公司根据其在承建上述项目过程中的技术需要，并基于对龚金京在路桥施工领域技术经验的了解和信任，聘请龚金京到该公司工作，担任科技研发一职，具体工作内容包括到四季青工地施工现场考察、调研问题、提出解决方案，还包括将研究所得提炼成技术方案作专利申请之用。因此，建工路桥公司所举证据材料足以证明涉案专利技术系龚金京执行建工路桥公司工作任务过程中完成的发明创造，即属于龚金京在建工路桥公司的职务发明。
龚金京提交的补充协议因缺乏建工路桥公司的签章而尚未成立、对双方不具有约束力，但其中关于“龚金京在建工路桥公司工作期间所有发明和成果均为职务发明，专利权由建工路桥公司和龚金京共同拥有”的约定，以及龚金京已签署该协议、并要求建工路桥公司亦予签署的行为，表明龚金京对其在建工路桥公司工作期间所有的发明均为职务发明不持异议，只不过希望能够在专利申请获得授权后与建工路桥公司共享专利权。
观韬点评：本案涉及职务发明界定。根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，符合以下条件之一的，构成职务发明：1. 员工在本职工作中作出的发明创造；2. 员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3. 员工从原单位离职（退休、调离原单位或者劳动、人事关系终止）后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；4. 员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
当同时以符合情形1和情形4为由提起专利权属诉讼时，法院判断逻辑为：
（1）“本单位是否存在与涉案专利相关的研发项目”；
（2）“员工的本职工作或工作任务是否涉及该研发项目”；
（3）“若不涉及，是否主要利用了本单位物质技术条件”。
因此，法院首先需要对是否符合情形1进行判断，当判断符合情形1时，便无需对是否符合情形4进行判断。本案建工路桥公司基于“科技查新报告”和“技术交底记录”证明本单位存在与涉案专利相关的研发项目，基于“劳动合同”“责任书”“外出审批表”“施工日志”“项目施工现场照片”等证明龚金京的本职工作涉及该研发项目，由此认定涉案专利属于龚金京在建工路桥公司的职务发明。
五、合同仅约定明示验收方式的，不排除默示验收方式的适用
案号：(2020)最高法知民终1210号
案由：计算机软件开发合同纠纷
基本案情：2015年12月08日，朗坤公司与自然资源局签订涉案合同，约定由自然资源局承担涉案项目的开发，交付物包括涉案软件系统和涉案硬件设备。涉案项目实行监理制，即由监理公司负责对自然资源局进行监督。朗坤公司起诉自然资源局违约，要求返还已付合同款并承担违约责任；自然资源局则要求朗坤公司继续履行合同并支付未付合同款。一审法院认定自然资源局未依约完成涉案软件系统，构成违约。自然资源局不服上诉，最高人民法院最终维持原判。
一审程序中，自然资源局主张涉案项目于2016年12月在初验合格后朗坤公司未在合同约定的期限内提出书面异议，应视为已验收（下称“默示验收”）。同时，自然资源局提交了由朗坤公司工作人员田野签字的3份通知单，用于证明朗坤公司已明确验收（下称“明示验收”），从而不存在违约行为。
裁判观点：对于自然资源局认为朗坤公司已默示验收的主张，最高人民法院认为，根据涉案合同中的条款等在案证据，可以认定自然资源局对于涉案合同实行监理制是明知的，进而可以认定其对监理公司发送的《监理通知单》中所指出的涉案软件系统开发存在的问题也是悉知的。然而，对于《监理通知单》所指出的问题，自然资源局未提交证据证明其进行过相应的回应或回复。
对于自然资源局认为朗坤公司已明示验收的主张，最高人民法院认为，根据涉案合同第5.2.3条约定，王彦伟为朗坤公司到货验收人。原则上，在朗坤公司没有变更指定收货验收人的情况下，相关文件上加盖有朗坤公司公章或者载有其指定的验收人王彦伟的签字，方可视为朗坤公司对相关文件的确认。而自然资源局提交的3份证据中均只有朗坤公司工作人员田野的签字，无法确认上述三份文件系由朗坤公司签署。综上，自然资源局构成违约。
观韬点评：在计算机软件开发合同纠纷中，是否存在违约行为的判断逻辑主要是：（1）受托方是否按时交付；（2）最终版交付物是否符合合同要求；（3）委托方是否及时验收。本案主要涉及技术合同交付物是否已验收的判断。
软件验收方式不仅包括明示验收（例如相关文件上加盖由委托方公章或者载有其指定的验收人的签字），还包括默示验收。默示验收是指在受托方向委托方发起软件验收流程后，依照双方约定或交易习惯，委托方应当在一定时间内以适当形式告知开发方验收结果，反之，应当认定委托方以默示形式通过验收。当双方没有就验收流程的相关时间节点予以明确时，软件验收行为是否可以适用民事行为中默示规则，司法实践中存在一定争议。本案首先就受托方是否已知悉委托方指出的问题进行判断，事实上是允许了对“默示验收”规则的适用，对该问题给出了一定指引。
六、未在合同履行过程中明确具体违约事项的，违约指控或不成立
案号：(2021)最高法知民终983号
案由：计算机软件开发合同纠纷
基本案情：2019年12月10日，喜尔美公司委托忠德公司为其开发两套系统，约定双方确认详细需求后乙方须在7个工作日内向甲方提供两套系统的原型图和UI设计方案。2019年12月13日，双方确认项目需求后，忠德公司于2019年12月18日向喜尔美公司发送了UI设计图。此后，双方就项目的变更、付款方式的明确等进行了多次交流。2020年3月6日，忠德公司发送全部的UI设计图。针对UI设计图的交付确认、付款方式等内容双方最终未能达成一致意见。喜尔美公司起诉忠德公司存在三种违约行为：（1）交付的UI设计方案不符合合同要求；（2）未交付原型图；（3）延迟交付开发成果。一审法院判定忠德公司并未违约，并支持了忠德公司无需返还已付款项的反诉请求。喜尔美公司不服上诉，最高人民法院维持原判。
裁判观点：最高人民法院认为，喜尔美公司认为忠德公司提交的方案不符合合同要求，也未交付原型图，但并未在实际履行合同中提出异议。根据双方的微信聊天记录，忠德公司于2019年12月25日提交了包括合同约定的160个功能点的UI设计图。喜尔美公司只是单方要求进行修改，并未具体指出存在的不符之处。故喜尔美公司的上诉主张无事实与法律依据，本院不予支持。
观韬点评：本案涉及技术合同交付物包含UI设计原型图的情形。在本案中，忠德公司答辩称“原型图是为了给UI设计提供草稿，不具有交付价值。根据行业惯例，一般也无需交付。忠德公司根据原型图设计了UI方案并提供给喜尔美公司，喜尔美公司对此一直没有异议，在涉案项目开发过程中也从未要求交付原型图。双方对不交附原型图已达成合意。”最高人民法院对此采取了一种“对缺少的交付物未在合同履行期限内要求交付，则视为委托方对该项交付物的默示验收或者默示放弃”的处理态度。笔者理解，该种处理方式仅适用于缺少的交付物不属于合同主要交付物的情形。本案原型图不是履行合同所必须，UI设计方案才是本案项目开发设计的基础。