浅谈“一事不再理”原则在商标确权案件中的理解和适用
【摘要】 “一事不再理”原则是一项基本法律原则，在商标确权案件中也同样适用，本文从观韬中茂代理的国美商标无效行政诉讼案件【（2018）京73行初6204号】入手，研究了近年来商标确权案件中适用“一事不再理”原则的部分判例，对司法实践中适用“一事不再理”原则进行了总结和归纳。
一、关于国美案件中“一事不再理”原则的法律适用
（一）案情简介
2003年5月30日案外人向商标局提交商标注册申请，申请第3574427号“
”商标（以下简称“诉争商标”），指定使用在第33类酒（利口酒）等商品上。2004年12月1日，北京国美电器有限公司（以下简称“国美公司”）在诉争商标初审公告期间，以第1097722号“国美电器”（下称“引证商标”）为驰名商标，诉争商标的注册申请违反了2001年《商标法》第十三条第二款等理由，向商标局提出商标异议申请。2009年2月15日，商标局以诉争商标与引证商标指定使用的商品不类似，诉争商标的注册不会造成消费者混淆误认为由，裁定核准诉争商标注册，异议裁定对引证商标是否构成驰名商标的事实问题以及诉争商标的注册是否违反2001年《商标法》第十三条第二款的异议理由并未进行评审。2016年4月29日，国美公司向原商标评审委员会提出诉争商标的无效宣告请求，商评委依法受理后，以申请人再次援引引证商标并寻求修改前《商标法》第十三条二款保护，已构成“一事不再理”等理由于2018年4月25 日作出维持诉争商标注册的裁定（商评字【2018】第70141号）。 2018年8月，国美公司遂提起商标无效行政诉讼，2019年12月18日，北京知识产权法院作出一审判决，撤销商评字【2018】第70141号裁定，要求国家知识产权局重新作出裁定。
（二）本案涉及新旧商标法及其实施条例的法律适用问题
2001年《商标法》第四十二条规定，对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得以相同的事实和理由申请裁定。2014年商标法删除了原前述规定，2014年商标法实施条例第六十二条规定“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”这一规定事实上限缩了一事不再理的适用范围。
《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。本案中，诉争商标被核准时的审查依据是2001年商标法，而本案无效宣告请求的受理时间以及被诉裁定的作出时间处于2014年商标法施行期间，显然适用2014年商标法能更好的保护国美公司的合法权益和利益，故依据《立法法》九十三条，并参照《最高院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案程序问题的审理应适用2014年商标法及其实施细则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法及其实施细则。
（三）关于国美案件中“一事不再理”原则的法律适用
诉争商标于2003年5月30日申请注册，国美公司于2004年12月1日援引引证商标和2001年商标法第十三条第二款向商标局提出异议申请，商标局作出的异议裁定并未回应国美公司的上述异议理由，该裁定作出后，国美公司并未提起复审，现该裁定生效。本案争议焦点之一即在于，国美公司再次援引引证商标主张2001年商标法第十三条第二款的无效请求理由是否违反了“一事不再理”原则。
一审法院认为，2014年商标法及实施条例对原商标评审委员会评审程序中的“一事不再理”原则的规制范围有所限缩，对于未经原商标评审委员会审理的诉争商标，依据相同的事实和理由再次提出评审申请的，不受“一事不再理”原则的限制。本案中的“一事不再理”问题有其特殊性，其相当程度上系法律修改前后不同审查程序间的衔接适用问题。特殊在于虽然（2009）商标异字第01672号裁定因国美公司未及时提出复审而发生法律效力，但是该裁定中并未就国美公司所提出的异议理由作出回应，实质上未作出实体裁判。
应当看到，2014年商标法作出这一变化的根本原因在于商标异议程序的简化，对于异议人向商标局所提异议理由不成立的，不再给予其向原商标评审委员会申请复审直至提起诉讼的权利，诉争商标可直接获得注册。本案中，被诉裁定对国美公司主张的无效理由并未予以审理，存在漏审，构成程序违法，应予撤销，在此情形下若仍适用“一事不再理”原则禁止异议人以相同的事实和理由提起无效宣告请求，则将不适当地剥夺异议人的程序救济途径。
综上，国美公司在该案中援引的无效理由并未违反“一事不再理”原则，被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。国美公司的相关诉讼主张成立。
律师代理意见：
国美案件中，国家知识产权局（原国家商标评审委员会）在被诉裁定中强调国美公司分别在异议程序和无效程序中两次援引“引证商标和2001年商标法第十三条第二款”的理由，并基于此适用“一事不再理”原则驳回国美公司该无效理由。但是我们注意到，国家知识产权局在对该无效理由审理时，忽视了异议裁定漏审该异议理由这一重要事实，机械的套用“一事不再理”原则，我们认为这是导致被诉裁定错误适用“一事不再理”原则的根本原因。我们认为，由于异议裁定存在对异议理由漏审的事实，故无论是在2001年商标法体系下进行考量，还是从“一事不再理”原则的基本含义和公认标准来判断，国美公司的无效请求均未违背“一事不再理”原则。
二、商标法中关于“一事不再理”的法律规定和判例研究
“一事不再理”原则是一项基本法律原则，源自罗马法的“一案不二讼”制度，这一制度的理论基础即所谓“诉权消耗论”。目的是为了维护判决的尊严和稳定，避免当事人缠讼不休。“一事不再理”原则在商标确权案件中也普遍存在，笔者研究了近年来商标确权行政案件中适用“一事不再理”的判例，对司法实践中“一事不再理”原则的适用进行了总结和归纳：
（一）在商标案件中涉及“一事不再理”原则的法条
《商标法实施条例》（2014）第六十二条：申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。
2017年3月1日起实施的《最高院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十九条第一款规定，当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据，或者新的法律依据提出的评审申请，不属于以“相同的事实和理由”再次提出评审申请。
2019年4月24日发布并实施的《北京高院商标授权确权行政案件审理指南》在“4.1相同的事实”一节重申了上述司法解释的规定：当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定期限内不能提供的证据提出的申请，不属于以“相同的事实”再次提出申请。该指南以反向列举的方式明确了下列情形属于以“相同的事实”再次提出申请：（1）当事人依据在原行政程序中能够获得但无正当理由未予提交的图书馆查询资料等证据，再次提出申请的；……
（二）在司法实践中，涉及“一事不再理”原则的案例研究
在威科先行法律数据库以82件行政判决书为研究对象，其中高级人民法院1件，中级人民法院16件，专门法院65件。一审案件81件，二审案件1件。2018年25件，2017年26件，2016年6件，2001年至2015年25件。原告提出不违反“ 一事不再理”原则法院审理后不予支持的61件，法院予以支持的19件。商标评审程序虽然并非诉讼程序，但具有准司法程序的性质，且2001年商标法和2014年商标法实施条例均对“一事不再理”原则的适用作出了规定，可见在商标评审程序中亦参照适用“一事不再理”原则。
1. 在（2018）京行终1163号案件中，北京高院根据查明的事实认定，沟帮子集团公司在2012年5月8日对争议商标提出异议程序，最终商标局对争议商标予以核准注册。因此，按照2014年商标法实施条例第六十二条的规定，沟帮子集团公司对争议商标提起的无效宣告请求并不违反“一事不再理”原则。
2. 在（2018）京73行初4060号案件中，北京知识产权法院认为依据“一事不再理”原则，被诉裁定对原告的上述请求未作审查，程序上并无不当，法院对此予以确认。
3. 在（2017）京73行初5292号案件中，北京知识产权法院认为：关于“一事不再理”，2001年《商标法》第四十二条规定，对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。虽然2014年《商标法》对异议程序有所调整，删除了2001年《商标法》第四十二条的规定，但现行《商标法实施条例》第六十二条规定亦为“一事不再理”原则的体现。规定不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起无效宣告的除外，是因为在2014年《商标法》施行后，当事人对予以核准注册的不予注册复审决定不服的无法提起诉讼，只能再次提起无效宣告，为保障其权利，该情况不受到“一事不再理”的约束。但考虑到在2001年《商标法》的规定下，无论异议复审结果如何，当事人均可以提起诉讼，其各项程序权利得到了充分的保障，所以在2014年《商标法》施行前，已经经过异议复审裁定的，在2014年《商标法》施行后以相同的事实和理由提出无效宣告申请的，应当受到“一事不再理”规则的限制。关于与“相同事实”应当以两个程序中当事人提交的证据及其证明的内容是否存在实质性变化为标准。
4. 在最高人民法院(2017)最高法行申6645号案件中，将商标评审委员会作出的（2011）商标异字第8753号异议裁定（以下简称第8753号裁定）与本案涉及的商评字〔2014〕第75794号关于第5175995号“萬金JW”商标无效宣告请求裁定（以下简称被诉裁定）相比较，两裁定的法律依据都是2001年修正的《商标法》第二十八条，且案件事实实质性相似。最高院认为二审法院关于被诉裁定并未违反一事不再理原则的认定并无不当，万全公司认为被诉裁定违反一事不再理的主张没有法律依据，本院不予支持。同时认为二审法院未就诉争商标是否构成商标法第二十八条规定的情形进行审理，属于遗漏了当事人的诉讼请求。万全公司的申请再审理由部分成立，指令北京市高级人民法院再审本案；
5. 在最高人民法院（2008）行提字第2号案中，按照当时商标法的规定，商评委的裁定是终局裁定，一经作出即发生法律效力，对商评委自身及商标争议当事人均有拘束力，并形成相应的商标法律秩序。在已有两次终局裁定之后，强生公司援引2001年修改后的商标法，仍以商标驰名为主要理由，申请撤销争议商标的注册，商评委再行受理并作出撤销争议商标的裁定，违反了一事不再理原则。最高人民法院认为：对已决的商标争议案件，商评委如果要受理新的评审申请，必须以有新的事实或理由为前提。新的事实应该是以新证据证明的事实，而新证据应该是在裁定或者决定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。如果将本可以在以前的行政程序中提交的证据作为新证据接受，就会使法律对重启行政程序事由的限制形同虚设，不利于形成稳定的法律秩序。最高人民法院认为，商评委第1801号裁定及原审判决认定事实和适用法律均存在错误，应予撤销。
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作者简介：李洪江律师是观韬中茂知识产权业务线高级合伙人、律师、专利代理人，现为最高院知识产权案例指导基地专家、全国双打办专家库成员，珠海市知识产权保护协会培训专家、北京工商大学法律硕士兼职导师。曾就读于中国石油大学、北京大学知识产权学院、美国芝加哥肯特法学院，曾就职于国家知识产权局并担任秘书一职。在专利侵权、无效、商业秘密、不正当竞争、技术合同，尤其在医疗器械、电子商务、网络游戏等知识产权维权方面具有丰富经验。2014年被评为中国十佳知识产权律师，2017年为国务院研究室提供打击侵权与假冒伪劣商品专家咨询意见。
作者简介：孙静是观韬北京办公室知识产权业务线合伙人，主要业务领域：著作权侵权和权属纠纷；商标侵权纠纷；反不正当竞争纠纷；商业秘密保护；专利/专有技术转让、许可等非诉法律业务，和常年法律顾问业务。
作者简介：杨旭律师是观韬中茂知识产权业务线秘书长，世界中医药学会联合会知识产权保护委员会执行秘书长，兰州大学法学学士、法学硕士。擅长领域：企业知识管理/企业知识产权管理咨询，目前主要负责企业法律顾问标准化产品研发、企业知识产权管理法律服务产品研发和知识管理。
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